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企业并购中的专利尽职调查要点|PE实务

作者|徐棣枫

联系方式|025-89660977

作者简介|南京大学法学院教授、博士生导师、法学博士，国浩律师（南京）事务所律师

【致谢】

徐棣枫教授是知识产权领域的专家。2016年4月，徐教授在微信群“国浩家”做了企业并购中专利尽职调查要点的分享，非常实务、深刻，满满干货。

经PE实务诚恳邀请，徐教授将分享内容整理成文，与大家共享。

在此深表感谢，并推荐大家阅读、收藏。

【正文】

企业并购中的专利尽职调查要点

文|徐棣枫

涉及专利的并购和交易越来越多，与有形的财产权相比，专利权具有自己的特点，他们看不见、摸不着，非物质性的特点使得其无法占有、无法度量，权利效力、内容、范围、价值等都具有不确定性，如果没有进行有效的尽职调查，所进行的并购和交易将会面临非常高的风险。

高质量的尽职调查是进行并购和交易决策的重要基础之一，而尽调的质量是建立在科学的方法、完整的内容和资料以及合适的人员基础之上的。目前大多数专利尽调以形式审查为主，涉及的内容有限，广度深度不足，因此，难以发现实质性问题和风险。有鉴于此，我们将结合自身实践和学习研究的体会，就如何有效开展专利尽职调查，为客户提供高质量、高价值的深度分析，和大家交流分享一些经验和做法。

主要内容分两个大的部分：第一部分“专利权的特点：关于企业并购中专利特有的法律风险”，第二部分，“关于企业并购中的尽调要点”

第一部分：专利权的特点（特有风险）

专利权具有自己的一些特点，由于专利法律制度及专利权本身存在的特殊性，必然导致在并购过程中有一些特有的法律风险[1]：因此有必要讨论一下专利权的特点

1、已授权的专利的推定有效性与权利的不确定性

“没有确定性就没有财产权”。然而，作为财产权利的专利权在现实中给人们的感受却是非常不确定的。专利权人的专利权是否有效、能否真正得到有效保护具有不确定性。

就实质审查的发明专利而言：

（1）审查的客观依据——现有技术难免遗漏，审查质量堪忧

新颖性和创造性的审查以现有技术为参照，充分和毫无遗漏的检索到所有现有技术实际是很难做到的，遗漏是难免的。

（案例：苹果的“滑屏解锁开机”被授予专利，三星与苹果之间专利大战，其中“滑屏解锁开机”检索到了现有技术，从而三星获胜。）

（2）审查标准中的主观性和审查中的自由裁量，增加了授权专利的不确定性

创造性的判断是以本领域普通技术人员这样一个法律上拟制的标准人（假想的），来判断申请中的技术方案是否的非显而易见的，缺乏客观判断的标准和方法，其结论往往会存在很大的争议。

（3）专利权的推定有效和无效宣告程序：权利的可推翻性

没有一个国家的专利局敢保证授权的专利的正确性，专利法提供了质疑授权专利的效力的程序——无效宣告程序，以纠正专利局的错误授权，从数据看，所提起的这种程序最终得到认可，无效的比例还是蛮高的30%--50%。

2、形式审查的实用新型和外观设计专利：权利极不稳定

前面我们讨论了实质审查的发明专利，其效力都不太确定，更不用说只进行形式审查的实用新型和外观设计专利了，由于这两种专利的申请专利局只就表面形式（所提交的申请文件的格种类、格式）和明显实质性缺陷进行审查，其稳定性比发明专利要差很多。

3、权利边界的不清晰：专利权的保护范围难以准确确定

对于一般的有形物来说，每个物都有其特定的物理形态和物质特征，其稳定而客观外在的个性的存在，使得产权的明晰比较易于进行。为了创设一个对物权，只需要把财产（资源）特定化，并确定某人为财产的管理者就行了。^[2]法律只要确认财产在占有、使用、收益和处分过程中的私有权，权利人不需要任何手续而自动取得财产的私有权。^[3]

而定义发明是非常困难的，这是专利制度面临的一个难题，该困难来源于发明的无形属性。发明是思想、信息、概念。虽然发明有其物质表现形式，但这仅仅是发明的模型而已。发明缺乏内在的固有的物质属性、缺乏客观实在性，使得观察者只能通过内心来感受和理解发明。专利制度的有效运行要求必须定义发明的边界，并使此定义能在所有介入该发明的人中传递。^[4]法律必须为界定发明提供制度，专利法因此设计了具体的表达和界定发明的制度：以书面文件为表达形式（彰显自己的存在）、授权条件为标准、政府审查为程序的审批授权制度（确权制度）。

（1）申请阶段——撰写（发明人自己定义），表达和界定制度十分复杂，首先需要将存在于发明人大脑中的发明（意识形态、信息传递困难）转化为书面形式的专利文件（物质形态、固化信息、便于传递），

（2）审查（官方依据法律标准进行判断，确权）

（3）授权后的交易和维权（不同主体进行解释，划定保护范围）

虽然人们试图通过统一权利要求解释的规则来寻求专利权的确定性，但是，权利要求解释规则从周边限定向中心限定而后又向折中解释的发展过程本身就是专利的权利边界飘忽不定的一个真实写照。

欧洲专利条约第69条的释义议定书甚至直接要求在解释权利要求时应当将对专利权人的合理保护，和对第三方的适当程度的确定性结合起来，也可以说是权利要求解释存在不确定性的又一旁证。

而等同原则以及禁止翻悔原则从“弹性排除”到“完全排除”，再回到“两者之间”的曲折和反复，更让人对专利权的边界拿捏不准。司法实践中政策考量的存在，又给专利权利解释的不确定性添加了一些动荡因素。专利法和法院一直在尝试做一件事————在公众与专利权人之间合理划定权利边界，但是困难重重。努力还在继续之中。

4、一件专利就如同一张彩票（Each Patent is like a lottery ticket^[5]）：专利是否具有技术和市场价值，无法准确预见

先申请原则-----专利申请的竞赛，   一旦有一个新想法，新技术，尽快申请专利（先占），没有时间充分论证评估技术和市场价值，有无必要，是否满足专利条件等，先花点小钱，拿个申请，就如同买个彩票，日后没准有人就用了你的专利，可以上门收专利费，不给就告你到法院，中大奖了。

5、专利诱饵（Patent Trolls）的威胁:专利技术实施面临被敲诈的危险

在美国，甚至成为一种新的商业模式。NPE(PAE)购买储存大量专利，自己不实施，埋伏起来，等到别人使用新技术后，跳出来，主张专利权。最近几年美国超过半数以上的专利侵权诉讼都是这类公司发起的。即使你拥有了专利，可能还难以避免这类非实施主体的骚扰（敲竹杠）。

6、专利灌丛（Patent Thicket）：目标专利的搜索和设别困难

专利的重要性得到认可，成为经营和竞争的战略手段。专利竞赛，储备大量专利。在一些技术领域，专利富集。比如智能手机——10万多件专利。如此众多的专利，想要不侵权都不可能，因为很难检索找到最需要的目标专利（更有甚者，申请时利用一些措施，比如技术领域的故意错配、描述时在表达上故意用非标准术语等手段故意隐藏起来，让你找不到）。

7、法律上的“排他”与事实上的难以“独占”：权利实现依赖市场主体的自觉准守（脆弱的权利！侵权易，维权难）  

由于发明创造具有无形性和外部性的特点，使得权利人无法以对有形物的实际占有的方式行使和保护自己的权利，无法照搬传统的民事法律制度来安排这种特殊的财产权利，专利法在规定专利权人的权利时，并不直接规定专利权人的权利，而是转而规定他人对专利权人应履行的义务，通过授予专利权人控制他人利用其成果的权利来界定和保护专利权人的权利的。《专利法》第11条第1款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”因此，“所有权的核心在于对占有的保护，以及对所有人依法支配财产的保护，而智力成果却因其无形而无法占有，并可为许多人同时使用，知识产权内容的核心在于对权利人控制他人利用其成果的保护。”^[6]通过向他人利用专利的行为设置条件——经过专利权人的许可，授予专利权人对他人利用其发明创造的行为进行控制的权利——未经许可，不得实施专利，从而使专利权人对自己的专利在法律上实现了“虚拟占有”。 

通常所称的专利权人拥有的独占或排他权，不过是“虚拟占有”状态的法律表达而已，为使“虚拟占有”得以实现，法律授予了专利权人对他人利用其专利行为进行控制的权利——禁止权，正是通过这种禁止性法律规范，“虚拟占有”才从消极状态得以转入积极状态，以便于在现实社会中得以真正实现。立法者所追求的理想状态应该是专利权得到普遍尊重，每一个专利实施者都事先得到了专利权人的许可，这样专利权人的权利也就得以实现，因此也就并不需要行使“禁止权”，“禁止权”处于休眠状态，可见，专利权人权利的实现依赖于公众对专利权的尊重。然而这种普遍尊重知识产权的环境不过是理想社会，现实社会中未经许可而实施他人专利的行为难以避免，当出现未经许可擅自以生产经营目的实施他人专利的行为时，专利权人的“禁止权”被激活，专利权人难以对无法占有的专利实现私力救济，必须借助专利法提供的禁止性规范，通过行政或司法救济来排除他人未经许可实施其专利的行为，因此，无法实际占有的专利，其权利实现具有不确定性。[7]可见专利权其实非常脆弱、极易被侵权，其权利的实现依赖于整个社会高度的知识产权意识。

第二部分：企业并购中专利尽调要点[8]

针对专利的这些特点，我们开展专利的尽调，需要注意以下10项要点

1、专利情报的检索范围如何确定？

专利的收集和分析绝不能仅仅局限于目标公司的专利，如果仅以目标公司的专利为对象进行专利情报的收集，其风险十分巨大。

第一，无法全面了解目标公司专利所在领域的技术现状，必然导致“一叶障目”，或者只见自己家的“树木”，而不见“森林”；

第二，无法为专利分析提供足够的、完整的文献；

第三，漏检文献，必然导致分析结论的巨大风险。

（1）专利文献的检索和收集：尽可能多而全，避免漏检

应以目标公司的专利为情报线索，提取适当的检索信息，确定适当的检索路径，利用适当的数据库，尽可能检索收集齐全与目标公司专利相关的专利信息。

为防止起点上的错误，首先要避免漏检专利，必须做到全面和完整的收集专利。企业可借助多种检索路径对各种专利数据库进行全面检索，以尽可能获得完整的专利信息。这时的工作原则应该是先多多益善，尽可能避免漏检文献。

案例：收购美国某公司，不仅仅局限于目标公司自己拥有的专利，还以不同的检索主题词、检索式检索获得最多2万多件，最少4件共17组专利。

（2）专利文献的识别和整理：尽可能少而精，追求准确

在获得足够的文献后，再对众多的甚至是海量的文献进行整理和识别，此时的工作原则应该是精挑细选，力求精准，将最具有情报价值的文献识别和提取出来，分门别类，为下一步的专利分析做好准备。

（3）专利文献的使用：依据不同目的，分类使用

在前面的案例中，我们在其中的第14组647件专利中发现了3件最接近目标专利的专利，可用于评价专利权的稳定性，发现了2篇在先专利文件可用于评价专利权的自由行使度（是否存在基础专利障碍）。发现多篇专利文献可用于评价专利技术的发展空间等。

2、 专利权的效力/稳定性审查

（1）专利权效力的审查：不要轻信专利证书和专利文件

专利授权后专利权人手中一般会持有专利局办法的专利证书和授权的专利文件，尽职调查中不要轻信这些文件，仅仅依据专利证书和专利文件。尽调人员不能偷懒，专利权是否有效，必须以专利局官方记载的法律状态为准。特别需要注意专利年费是否按时交纳，以防收购的目标专利因未缴年费而失效。专利年费的支付虽然是一项简单的工作，但是，未能按时足额缴纳年费，导致专利实效的遗憾也时有发生。如果在并购的尽职调查中不注意专利年费缴纳情况的审查，发生类似情况却没有发现，其后果将是非常严重的。

（2）有专利就可高枕无忧？轻信专利的效力，忽视专利被无效的风险（不要停留于形式审查，需要进一步进行实质审查！）

已授权的专利仅具有法律上的推定有效性，专利审查部门的授权只是法律形式上的推定有效，专利审查部门无法确保授权专利100%满足法律规定的专利授权条件，实践中授权了的专利被宣告无效也常有发生。并不是有了专利权，就可以高枕无忧的。如果尽职调查轻信专利权的效力，忽视对专利权法律稳定性的评估，其结论将是非常危险的。

为避免收购的专利日后被无效掉，应当对目标专利进行审查，通常需要评估其是否满足新颖性、创造性、实用性，以及其他授权条件，以确定目标专利是否可靠，这种稳定性，既包括实质性条件也包括形式性条件，以防目标专利收购后被宣告无效的情况出现。

案例：前面举过苹果与三星在的例子

国内的例子：苹果被诉侵犯小I 机器人案，非常可惜，专利权人的专利被无效了（公开不充分）

防电磁污染服（高导磁率？权利要求不清楚）

我们曾为客户提出目标专利存在被无效的风险的警示，被客户采纳，而放弃了并购。

3、专利权属于谁以及权利人的稳定性？ 

（1）审查的依据：文件抑或官方检索？

专利权属的确定性的审查是每个尽调工作中的一项重要的内容，但是如何进行审查往往会被忽视，如果仅通过审查委托人提供的专利证书、专利文件来确定专利权属，就有可能犯错误。因为专利权有可能已转让，或者因为缴纳年费而终止，或者还有可能存在权属争议的诉讼等，这些在专利证书和专利文件上是无法反映的。正确的做法应该是检索专利局的官方网站，向专利局申请提供法律状态的查询报告。

（2）易被忽视的专利共有和非职务发明纠纷

专利权为单一权利主体拥有时，对于并购方的并购谈判以及并购较为简单。如果专利权为多个权利主体享有，即专利共有，为避免日后可能出现纠纷和麻烦，并购方应该与每一专利权人都要进行谈判，尽调时应该明示这种要求，并评估对并购可能造成的影响。

被并购企业所拥有的发明大多属于职务发明，并购方应对是否符合职务发明的条件进行审查，防止在并购完成后，发明人提出属于非职务发明的主张。

案例：目标公司有高校科研院所教师作为发明人的专利？

4、权利类型：专利所有权还是专利使用权？

目标公司拥有的是使用权还是专利权？完全不同的权利，必须分清。

目标企业有时可能是通过与专利权人签订专利许可协议的方式获得了专利的使用权，它并不是专利权人，此时不能当然认为只要收购了目标企业，就一定可以继续获得专利的使用权，有时专利权人会在许可协议中设置相应的条款，如禁止转让条款，以控制许可权的转移。在被许可人被并购后，收购方是否可以不受禁止转让条款的影响而当然继承许可合同，国内外无论是实务还是学术界目前尚有争议。尽职调查中对这类规定必须加以高度重视。

5、专利文件质量和专利保护范围评估

（1）错误1，发明创造的质量等于专利的质量

发明创造的质量不等于专利的质量，在对发明创造进行技术性评价的同时，绝对不能忽视对发明创造的财产权利之法律载体──专利文件的审查和评估，这关涉目标专利受法律保护的范围之大小。应当依据法律规定的以及司法实践中所接受的权利要求的解释规则，对专利权利要求进行解释，确定适当的保护范围。

案例：防污燃气灶收购

对目标公司授权的6项专利和9项申请、2件无权进行了分析，发现有权专利和申请存在与现有技术的区别特征少，多属于对已有技术的稍许改进，有些只是增加1项技术特征，整体创造性不高、容易由本领域的一般技术人员通过组合已有的专利而获得本专利技术方案。有些区别特征极易绕过，难以有效保护。

几件核心专利，权利要求限定的技术特征非常多，详细，保护范围很窄，排他性弱。

（2）错误2，忽视专利文件与实际实施的技术之间的分析比对

还有一件易被遗忘或忽视的工作——将专利权利要求与目标公司的“专利产品”进行比对分析，评估文件与产品或方法的技术方案之对应性。

由于对专利本身的误解，实践中会出现一种现象，原来申报的技术方案在实践中已有所改进，申报的专利与实际使用的技术并不一致。专利一张皮，实际的技术又是另一张皮。如果收购看中的是实际实施的技术，此时必须对授权的专利是否还能够有效保护实际实施的技术进行评估，判断目标专利与目标公司实际的产品或方法之间是否存在差异，原有的专利是否还可以起到保护作用。

6、专利自由度评估：避免获得了专利却无自主实施权

（1）享有专利权并不一定拥有实施权

目标专利有可能落入其他专利的保护范围，一旦目标专利与其他在前专利存在从属关系，即使拥有目标专利的专利权，如果没有获得在前专利权的权利人的许可，从属专利权人是不能使用自己的专利的。享有专利权并不绝对就拥有了实施自己专利的权利，专利法并没有赋予专利权人实施自己专利的权利，只是授予专利权人排除他人未经其许可以商业目的实施其专利的权利。因此，需要对目标专利是否落入在先专利的保护范围进行分析，以确定是否拥有实施该专利的自由度。实践中如果忽视这种审查就有可能为此付出代价。

案例：防污燃气灶收购案

目标专利落入在前专利保护范围(基本专利、从属专利)

在先专利权利要求1.A、B、C、D、E           

目标专利权利要求1. A、B、C、D、E、F 

（2）遗漏他项权利或负担审查

专利权作为财产权利，可以在其上设置相应的他项权利，例如权利质押等。一旦在专利权上设置了他项权利，或者许可，就会对专利权产生一定的限制，或影响专利权的价值和法律地位，对并购的影响就必须加以评估。

（3）轻视目标专利是否已许可他人实施的审查

专利权人可以将自己的专利技术许可给他人实施，一般会在许可协议中明确许可实施的具体条件，专利权的继受方应遵守许可协议的约定，允许被许可方继续使用专利。此种情形下获得的目标专利应允许被许可方继续实施，并购方并未获得完整的专利权。并购方应要求被收购方披露许可的信息，并对许可情况进行分析，以确定在已向他人发放了许可后，该专利是否还满足并购的目的以及是否还有并购价值。

7、单一专利与专利布局以及技术秘密的审查

知识产权尽职调查中，对单个专利的审查已较为重视，然而，有效保护技术创新方案很多时候是无法通过单个或少数几个专利就可以实现的，需要重视专利之间的布局。尽调中应在单一专利评价的基础上，还需要对专利之间的关系，布局等展开评价。

特别需要注意的是，有些专利的实施可能还需要与相关的技术秘密结合，因此，需要向目标公司了解是否还有技术秘密和其他配套的外围技术，以防遗漏技术秘密等，使得收购留有缺憾、不够完整，获取的技术并非最优方案。

8、目标专利的控制度和地位评价，目标市场的IP环境

对目标专利在同类专利中的地位，与竞争企业拥有的专利以及专利申请之间的关系，是否具有较强的控制能力和空间，是否处于技术领先地位，对未来技术发展趋势掌控等进行的评估。

9、专利侵权风险及可视度评估（忽视和遗漏）

（1）轻视专利侵权风险的市场调查

未经专利权人的许可实施专利技术的行为构成专利侵权，由于地域辽阔，市场巨大，专利权人难以对市场情况明察秋毫，全面完整的了解市场侵权信息调查难以实现。尽职调查时尽调方也难以有效开展这项工作，一般会要求并购方自己进行市场调查。正确的做法应该是提供指导，引导委托人尽可能提供相应的市场信息或通过委托人和其他可能的渠道开展该项工作，以完成是否存在专利侵权行为，以及侵权行为的规模等的评估，为评估目标专利是否具有并购价值提供帮助。

（2）遗漏侵权可视度评估

特别需要注意的是，由于某些产品或技术本身的特点，使得调查和发现侵权、获取侵权证据非常困难，即使侵权行为存在，但难以发现和举证，对这些专利侵权可视度不高的专利，要给予足够的重视并提示并购方。

10、知识产权尽职调查人员的构成和合作：律师与其他专业人员的组合

知识产权尽职调查一般会涉及专业的技术问题，以及信息检索和技术与市场分析等问题，如果尽调的组成人员仅仅由律师或者律师与专利代理人构成，可能难以全面有效开展尽调，应根据具体情况，由有经验的专利律师、技术人员、信息检索人员、市场调查分析人员等共同组成。科学合理的尽调人员的安排，是有效开展尽调工作的人力保障。同时，还必须注意如何合理安排不同专业人员的分工和配合，将不同方面所获得的信息，分析结果进行科学有效的整合处理。

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[1]参见徐棣枫、沈晖、陈瑶著：《企业并购中的知识产权风险》，南京大学出版社，2013年，第118-139页。

[2]赵廉慧：《财产权的概念——从契约的视角分析》，知识产权出版2005年版，第55页

[3] David de Meza,J.R.Gould. The Social Efficiency of Private Decisionsto Enforce Property Rights.Journal of Political Economy,1992,1003:561-580.转引自高山行：《专利权的经济分析》，西安交通大学出版2001年版，第51页。

[4] Christopher A. Cotropia: Patent Claim Interpretation andInformatiom Costs, Tulane University School of Law Public Law and Legal TheoryResearch Paper Series, Research Paper No.04-08,October 2004, p2 ,available athttp://ssrn.com/abstract=607084.

[6]刘剑文、张里安主编：《现代中国知识产权法》，中国政法大学出版社1993年版，第4页。

[7]徐棣枫、沈晖、陈瑶著：《企业并购中的知识产权风险》，南京大学出版社，2013年，第137-138页。

[8]参见徐棣枫：高新技术企业并购中的知识产权尽职调查：不确定性及其应对，载邹毅、黄玲等主编《信息网络与高新技术法律前沿》（第八卷），上海交通大学出版社2014年版

【作者简介】

徐棣枫  

法学博士，南京大学法学院教授、博士生导师。2012年入选国家知识产权局第一批全国知识产权领军人才；国家知识产权局百名知识产权高层次人才培养人选；国家知识产权专家库入选专家。